1. 특허 무효가 무엇인가? (What)

특허 무효는 중화인민공화국특허법(이하 특허법)에 규정된 법적 절차로, 어느 누구도(민사 주체 자격을 갖춘 기관, 개인 포함) 법률 법규의 요구사항에 따라 이미 등록된 지식재산권을 무효화할 수 있도록 허용하는 것이다. 권리가 법에 의해 무효로 결정이 된 후에는 권리가 처음부터 없었던 되는것과 같다. 따라서 권리 무효는 침해분쟁을 해결하는 주요한 법적 수단이며, 근본적인 해결 방법이기도 하다.

 

구체적인 법적 근거는 현행 특허법 제45조를 참고할 수 있다. 국무원 특허행정부서가 권리를 등록한 날로부터  해당 권리의 등록이 특허법의 관련 규정에 부합되지 않는다고 판단이 되면, 어느 기관 또는 개인이든 특허재심위원회에 해당 권리의 무효심판을 청구할 수 있다.

2019년 국가기구개혁 이후, 특허재심위원회의 명칭은 국가지식재산국 특허국 특허재심 및 무효심리부로 변경되었다.

 

2. 언제 특허 무효를 진행해야 하는가? (When)

특허 무효가 근본적인 문제를 해결하는 역할을 할 수 있다면 언제 이런 절차를 진행해야 하는 것일까? 

 

우선, 직접적이고 현실적인 권리침해 위험에 직면한 경우, 권리 무효라는 이 대응 수단을 중점적으로 고려해야 한다. 여기에는 소장, 경고장 및 권리인이 발송한 특허 라이센스비 수취 문서 또는 서신이 포함된다. 이는 법적 리스크가 이미 도래하였거나 곧 다가오고 있음을 말해준다. 대부분의 경우, 권리인은 권리 유지를 위해 충분한 준비를 거쳐, 제품이 권리보호 범위에 속하는지 여부에 대해 심층적인 준비를 하였을 것이다. 이때 상대방의 권리보호 범위에 들어갔을 가능성이 비교적 크다. 그렇다면 그후의 문제는 바로 해당 권리의 안정성과 배상액의 계산 문제이다. 권리 침해자로 피소된 사람 입장에서 권리 무효는 가장 좋은 선택임이 분명하다. 근본으로 문제를 해결하여 소송에서 이겨 법적 리스크를 없앨 수 있기 때문이다. 또 다른 한편으로는 지식재산권 침해, 짝퉁 경쟁업체의 제품 등의 오명에서 벗어날 수 있으며, 뒤따르는 금지령과 배상 문제도 거론되지 않게 할 수 있기 때문이다. 

 

둘째, 잠재적인 법률 리스크가 있을 경우에도 특허 무효를 고려할 수 있다. 실질적인 법률 리스크가 발생하기 전에 권리 침해 위험 가능성이 있다는 검색 결과가 나온다면, 실명으로 무효심판을 청구하거나, 청구인을 다른 사람으로 하는 방식으로 청구할 수 있다. 이 방법은 충분한 시간을 두고 준비할 수 있는데, 예를 들면 가장 좋은 선행기술 또는 기존 디자인을 검색할 수 있고, 동시에 비교적 낮은 비용으로 리스크를 없앨 수 있다. 실제로 침해혐의로 피소되었을 때 대응하면, 침해소송 절차가 끝없는 전개와 결과에 영향을 끼치게 되며, 때로는 다급해 보이기도 한다.

 

3.특허 무효를 어떻게 제기하고 준비할 것인가? (How)

우선 누구를 주체로 무효를 제기할 것인지를 정해야 한다. 

 

첫째, 청구인을 다른 사람으로 하는 방식을 통해 무효를 제기할 필요가 있는지에 대한 문제이다. 다른 사람을 무효심판 청구인으로 할 경우 지나치게 일찍 자신이 드러나 분쟁이 격화되는 것을 방지할 수 있다. 둘째, 2차 무효 또는 N차 무효 시에도 기존 청구인을 유지할 것인지에 대해서 고려할 필요가 있다. 왜냐하면 특허심사지침의 규정에 따르면, 권리가 이전의 무효심판에서 유효 또는 일부 무효가 결정된 후, 동일한 청구인이 다른 이유와 증거로 계속 무효심판소송을 제기할 경우, 기존 주심사관은 더이상 당해 사건의 심리에 참가하지 않기 때문이다. 그러므로 이런 상황을 충분히 고려하고 이용할 필요가 있다.

 

다음으로 청구인은 청구인의 자격증명서류를 준비해야 하고 민사주체자격을 갖춘 자연인신분증 복사본 또는 기업의 영업허가증 등이 있어야 하며, 동시에 무효청구사유와 증거를 준비해야 한다. 특허법 실시세칙에 권리 무효가 가능한 수많은 사유가 규정되어 있지만, 최근 다년간의 심리에서 효과 있는 무효청구 사유는 주로 신규성과 창조성이고, 특히 창조성이 중요하였다. 그러므로 청구인은 선행기술 증거와 비교적 좋은 결합 방식을 잘 준비하여, 보호를 요구하는 권리의 청구항이 선행기술과 비교해서 쉽게 생각해 낼 수 있다는 것을 증명해야 한다. 증거 중 외국어 증거가 있을 경우, 청구일 및 청구일로부터 1개월 이내에 중문 번역문을 보충해야 한다. 인터넷 증거 또는 정기 간행물과 관련한 증거는, 보통 구술심리전에 공증문서 또는 도서관의 소장증명서류 등을 준비해야 한다. 예를 들어 youtube 사이트에서 얻은 비디오 또는 사진과 같이 역외(예컨대, 해외 또는 중국의 홍콩, 마카오, 대만 지역)에서 획득한 증거의 경우, 인증이나 성명서(홍콩에 적용)를 준비해야 한다.

 

마지막으로, 무효의 사유에 대해서 대상 권리의 청구항 뿐만 아니라 대상 특허의 배경 기술, 도면을 포함한 명세서 전체내용 및 모든 청구인이 주장한 전체 선행기술 증거를 고려하는 것도 중요하다. 목표 특허 청구항 자체에만 초점을 맞춘다면 비교 문서로 선행기술을 선택할 때 잘못된 판단을 할 수도 있다. 즉, 대상 특허가 배경기술에서 어떤 방안을 제외해야 하는지 또는 어떤 방안을 기초로 개선을 해야 하는지, 그것이 공교롭게도 청구인이 주장하는 선행기술 증거인지에 대한 것도 생각해볼 필요가 있다. 또한, 종종 방식심사와 관련한 것을 무효 근거(신규성, 창의성이 아닌)로 사용하여 청구항의 유효성을 부정할 수는 없지만, 권리인이 정확하고 적절한 보호 범위를 설명하게 하고, 창의성 공격 및 침해 판단에 적극적으로 작용할 수 있다.

 

4. 권리 무효의 심판 절차

 

5. 구두심리가 중요한가?

상표권 무효 심사에 대한 서면 심리와 달리, 대부분의 특허 무효는 구두심리로 진행된다. 구두심리도 매우 중요하다는 것이 당사의 입장이다. 청구인은 자신의 무효 주장을 (심판관)합의체에 명확하게 설명할 수 있으며, 동시에 증거 문제와 법률 적용에 대해 권리자와 변론을 진행해야 하기 때문이다. 권리인이 문자 의미와 완전히 다른 해석으로 청구항에 대해 기습적으로 공격을 할 수 있고, 법원에서 청구항을 수정하는 등의 일이 종종 발생하므로, 청구인은 사전에 발생 가능한 다양한 상황에 대해 미리 준비해야 한다. 그렇지 않으면 재판 시 매우 피동적인 상황에 처해 무효 주장에 대해 합의체의 동의를 이끌어 낼 수 없게 된다.

그 밖에 주의할 점은, 구두심리 전에 모든 공증문서, 소장증명서를 준비해야 한다는 것이다. 

 

6. 실용신안 보다 특허 무효가 더 어려운가?

실용신안이 "작은 발명"이라고도 불려서 사람들은 실용신안이 창의 수준이 낮고 안정성이 특허보다 약하다고 생각한다. 게다가 특허는 실질심사를 거치면서 일부 신규성과 창조성이 없는 특허 출원이 기각되거나 등록을 포기하여, 나머지 특허의 청구사항이 출원할 때 대비 더욱 많은 제한이 있기에 안정성이 더욱 강하다고 생각한다. 이런 생각도 합리적이지만, 특허법 자체에서 실용신안에 요구하는 창조성의 정도가 특허만큼 높지 않다. 따라서 실용신안의 안정성이 꼭 발명특허보다 약한 것은 아니며 때로는 무효가 더 어려울 수도 있다. 그렇다면 특허 무효의 각도에서 볼 때 발명특허와 실용신안의 차이는 무엇일까?

 

우선 사용할 수 있는 선행기술 증거의 기술분야 요구가 다르다. 특허 무효는 목표특허와 동일한 기술분야의 문헌을 사용할 수도 있고 유사 또는 관련 분야의 기술문헌을 사용할 수도 있으며, 기타 분야의 기술문헌을 사용할 수도 있다. 실용신안 무효는 일반적으로 동일한 분야의 기술문헌에만 국한되며 선행기술에서 명확한 기술적 시사를 준 경우에만 유사 또는 관련 기술분야의 문헌을 고려할 수 있다. 그러나 기타 분야의 문헌은 일반적으로 고려하지 않는다.

 

둘째, 사용할 수 있는 선행기술 증거의 수량 요구가 다르다. 특허 무효는 여러 개의 선행기술을 사용할 수 있으며, 5편의 특허문헌을 결합시켜 특허의 독립 청구항 1을 무효로 한 사례가 있다; 하지만 실용신안 무효는 일반적으로 2편 이내로 국한된다. 청구항이 선행기술의 "간단한 중첩"을 통해 형성되었을 경우에만, 상황에 따라 여러가지 선행기술을 인용하여 그 창조성을 평가할 수 있다. 그렇다면 "간단한 중첩"이란 무엇일까? 기술방안이 이미 알고 있는 일부 제품이나 방법을 결합하거나 하나로 연결시킨 것일 뿐이고, 각각 일반적인 방식으로 수행되고, 전체 기술효과가 각 조합부분의 효과의 총합이며 결합 후의 각 기술특징 간에 기능상 상호작용 관계가 없다면, 간단한 중첩으로 이해될 수 있다. 결합 후의 기술특징은 기능적으로 상호 지원이 되어 새로운 효과를 거두거나 결합 후의 기술효과가 각 기술특징 효과의 총합보다 더 우월한 경우는 간단한 중첩이 아니다.

 

7. 무효청구의 비용

일반적으로 무효청구의 비용에는 관납료(국가지식재산국에 지불하는 청구료, 발명특허 3,000위안, 실용신안과 디자인 1,500위안), 검색비용, 대리비용, 필요한 경우 번역비와 증거 수집비 등이 포함되며, 이 3가지 비용은 시장가격으로 조율된다. 일반적으로 등록된 권리를 무효 시키는 데는 어느정도 또는 비교적 높은 난이도가 있어서, 가격이 지나치게 낮으면 당연히 이 가격을 유지할 수 없다.

 

8. 권리자의 대응

무효 청구를 받은 후, 권리자는 무효 이유, 증거, 중문 번역본 및 증거 자체의 진실성, 합법성, 관련성 및 완전한 증거 체인을 구성할 수 있는지 여부 등 청구인이 제공 한 모든 자료를 종합적으로 분석해야 한다. 그런 다음 서면으로 답변할지, 청구항 수정 여부, 청구항을 어떻게 정확하게 해석할지에 대한 적절한 전략을 세우고 그에 맞는 준비를 해야 한다.

대응할 때 권리자는 침해소송 절차에 주의해야 한다. 권리를 남기기 위해 권리의 보호 범위를 과도하게 제한한다면, 권리가 남게 되더라도 실질적 보호의미가 없으므로 권리의 보호 범위를 지나치게 제한하지 않도록 해야 한다. 

 

9. 무효 심판은 얼마나 걸리나?

현재의 심판진행에 따르면 대부분 무효사건은 수리한 날로부터 6개월내에 결정을 내릴 수 있으며, 일부 하드케이스는 연장될 수 있거나 소송과 연관될 수 있거나 또는 여러 명의 다른 청구인이 동일한 권리에 대해 무효심판을 제기할 경우, 심사 결정을 내리는 시간이 비교적 길어질 수 있다.

 

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